專利分案申請制度是指在專利申請過程中,申請人可以根據(jù)原始申請(parent application)提出一個(gè)或多個(gè)新的申請(divisional applications)。許多國家都存在分案申請制度,但在分案申請?zhí)岢鰰r(shí)機(jī)及實(shí)質(zhì)要求等各個(gè)方面可能存在一些差異。本文針對分案申請的提出時(shí)機(jī),簡單介紹各國分案申請制度的不同之處。此為本系列的上篇。
中國
申請人可以在以下幾種情況下,提出分案申請:
1. 收到授權(quán)通知書之日起兩個(gè)月期限內(nèi)提出;
2. 收到駁回決定之日起三個(gè)月內(nèi)提出;
3. 提出復(fù)審請求后,以及對復(fù)審決定不服提起行收訴訟期間提出。
對于基于原申請的分案申請進(jìn)一步分案時(shí),原則上只有在滿足原申請的時(shí)間要求時(shí)才能再次分案;但根據(jù)審查意見提出分案申請的情況除外。
相關(guān)規(guī)定:中國專利法實(shí)施細(xì)則第 24 條、第 54 條;中國專利審查指南第 1 部分第 1 章 5.1.1.(3)
美國
美國分案申請(Divisional Application)屬于美國后續(xù)申請?bào)w系中的一種。具體來說,美國后續(xù)申請?bào)w系分為三類,分別是繼續(xù)申請、部分繼續(xù)申請和分案申請。在提出時(shí)機(jī)上,對于美國的分案申請和繼續(xù)申請,需要原申請?zhí)幱谖唇Y(jié)案(pending)的狀態(tài),而部分繼續(xù)申請則在原申請的整個(gè)生命周期內(nèi)可以隨時(shí)提出。
相關(guān)規(guī)定:美國專利法第 121 款;美國專利法實(shí)施細(xì)則 1.53 款;美國專利審查手冊 M.P.E.P. 201.06
歐洲
對于任何未結(jié)案(pending)的歐洲專利申請,都可以提出分案申請。具體而言:
1. 專利申請?zhí)幱趯彶闋顟B(tài)時(shí),申請人可以隨時(shí)提出分案申請;
2. 專利申請被授權(quán)后,申請人可以在辦理登記手續(xù)的期限(即收到專利局對原申請作出授予專利權(quán)通知書之日起兩個(gè)月)屆滿之前提出分案申請;
3. 駁回決定生效前,即自申請人收到駁回決定之日起三個(gè)月內(nèi),不論申請人是否提出申訴(appeal)請求,均可以提出分案申請;在提出申訴請求以后以及對申訴決定不服提起行政訴訟期間,申請人仍然可以提出分案申請。
另外,基于審查意見的分案,不要求原申請?zhí)幱谖唇Y(jié)案狀態(tài)。
需要注意的是,根據(jù)《歐洲專利公約》(European Patent Convention,EPC)第 76(1) 條規(guī)定,分案申請僅可以針對母案的主題提出,其權(quán)利要求的范圍不能超出所提交的母案申請的內(nèi)容。
相關(guān)規(guī)定:歐洲專利公約第 76 條;歐洲專利公約實(shí)施細(xì)則 36(1);EPO審查指南 Part C-IX, 1.2
日本
根據(jù)日本專利法第 44 條規(guī)定,只要在下述 1~3 的任一時(shí)間或期間內(nèi),專利申請人可將包含了兩項(xiàng)以上發(fā)明的專利申請的一部分作為一項(xiàng)或者兩項(xiàng)以上的新的專利申請?zhí)岢觥?/p>
1. 可以對請求書所附的說明書、 權(quán)利要求書或者附圖進(jìn)行修改的時(shí)候或者期限內(nèi);
2. 從授權(quán)審查決定(根據(jù)第一百六十三條第五款準(zhǔn)用第五十一條之規(guī)定而作出的授權(quán)審查決定和對于進(jìn)行第一百六十條第一款所規(guī)定的審查的專利申請作出的授權(quán)審查決定除外)的副本送達(dá)之日起三十日內(nèi);
3. 自首次駁回審查決定的副本送達(dá)之日起三個(gè)月內(nèi)。
相關(guān)規(guī)定:日本專利法第 44 條
韓國
根據(jù)韓國專利法第 52 條規(guī)定,在將兩個(gè)以上的發(fā)明作為一個(gè)專利申請的情況下,只要在下述 1~3 的任一時(shí)間或期間內(nèi),就可以在最初附加于該專利申請的說明書或附圖所記載的事項(xiàng)的范圍內(nèi),將其一部分分割為一個(gè)以上的專利申請。
1. 根據(jù)專利法第 47 條第 1 項(xiàng)記載的可以補(bǔ)正的期間。
具體而言,自提交專利申請起至專利審查決定副本的送達(dá)日前,均可以進(jìn)行分割申請。但是,接到審查意見通知后,只有在審查意見答復(fù)期間或者請求復(fù)審時(shí)才能提出分案申請。
2. 自收到專利駁回決定之日起3個(gè)月內(nèi)。
3. 自收到專利授權(quán)決定或?qū)@g回決定取消審判決定的副本送達(dá)之日起3個(gè)月內(nèi),且在決定接受專利授權(quán)日前。
另外,經(jīng) 2021 年 10 月 19 日的專利法修改,韓國專利新設(shè)了分離申請制度。分離申請制度是指,在因?qū)@g回決定不服審判請求而被駁回的情況下,可以在駁回后 30 天內(nèi),僅對于作為不服審判對象的專利駁回決定中、未被拒絕的權(quán)利要求,申請人可將其作為新申請進(jìn)行分離。
相關(guān)規(guī)定:韓國專利法第 52 條
印度
在印度專利授權(quán)前的任意時(shí)間,申請人都可提出分案申請。申請人可主動(dòng)提出分案申請,也可為了克服單一性審查意見而提出分案申請。
相關(guān)規(guī)定:印度專利法第 10 條(5)、第 16 條
俄羅斯
俄羅斯分案申請必須滿足以下條件之一。
1. 原申請未被撤回(不被視為撤回);
2. 對于原申請,其駁回決定的異議期限未期滿;
3. 對原申請發(fā)出專利授權(quán)決定的,原申請還未辦理登記手續(xù)。
相關(guān)規(guī)定:俄羅斯聯(lián)邦民法典第 1381 條第 4 項(xiàng)、第 1386 條第 1 項(xiàng)、第 6 項(xiàng)、第 1387 條第 1 項(xiàng)、第 2 項(xiàng)、第 1393 條第 2 項(xiàng)
中國臺灣
中國臺灣的分案申請需要在以下期間內(nèi)提出:
1. 原申請案再審查審定前;
2. 原申請案核準(zhǔn)審定書、再審查核準(zhǔn)審定書送達(dá)后三個(gè)月內(nèi)。
相關(guān)規(guī)定:中國臺灣專利法第 34 條、第 157 條之 3
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